Dlaczego i kiedy przeprowadzić badanie zdolności rejestrowej znaku towarowego?

Data dodania: 02.07.2021

Już na etapie pomysłu wprowadzania nowej marki na rynek, wybierania nazwy, pod jaką będziemy działać czy domeny internetowej warto jest pomyśleć o przyszłości. W tym celu dobrze jest „zbadać” czy nowa marka ma szansę na uzyskanie prawnej ochrony w postaci rejestracji znaku towarowego. Co istotniejsze należy też zweryfikować czy wchodząc z nią na rynek nie dojdzie do złamania prawa i naruszenia praw innych podmiotów.

Lepiej zapobiegać niż leczyć

Niestety najczęściej zdarza się, że podmiot, którego prawa zostały naruszone podejmuje działania, jak już marka zaistniała na rynku, a co się z tym wiąże, jak już zostały poniesione koszty, często znaczne - na opracowanie logo, zaprojektowanie etykiet, wprowadzenie produktu na rynek oraz działania marketingowe.

Nowa marka powinna spełniać dwa podstawowe warunki. Z jednej strony dobrze, aby była prosta, chwytliwa i zapadała w pamięć, a z drugiej miała tzw. zdolność rejestrową, czyli powinno się ją dać zarejestrować jako znak towarowy. Można to sprawdzić poprzez zlecenie tego profesjonaliście, który wykona tzw. badanie zdolności rejestrowej znaku towarowego. Oczywiście takie badanie można zrobić samodzielnie, ale aby było wykonane kompleksowo warto skorzystać z pomocy.

Z mojego doświadczenia zawodowego wynika bowiem, że najczęściej samodzielne badanie przez przedsiębiorców ogranicza się do wpisania wybranego oznaczenia w wyszukiwarkę internetową oraz sprawdzenia dostępności domeny. Są to oczywiście dobre sposoby, ale jedynie uzupełniające i nie powinny przesądzać o wyborze.

Co ważne, sama rejestracja firmy w KRS czy CEIDG nie przesądzi o naszym prawie do danego oznaczenia i nie zniesie bezprawności w przypadku naruszenia cudzych praw wyłącznych. Badanie zdolności rejestrowej znaku przez profesjonalistę jest wskazane, gdyż jest ono poparte wiedzą i doświadczeniem, ale przede wszystkim znajomością przepisów prawa.

Na czym polega badanie znaku?

Celem badania jest sprawdzenie, czy dane oznaczenie może być używane jako nazwa działalności, użyte w nazwie domeny internetowej i w przyszłości zarejestrowane jako znak towarowy. Uwzględnia się przy tym zakres terytorialny planowanej działalności oraz jej przedmiot.  W ramach badania zostaje sprawdzone czy proponowane lub podobne oznaczenia nie korzystają z ochrony, lub czy nie zostały już zgłoszone takie oznaczenia lub oznaczenia podobne, z którymi mogłaby zaistnieć kolizja, na rzecz innego przedsiębiorcy bądź osoby fizycznej w Polsce, na terenie Unii Europejskiej oraz czy takie oznaczenia nie są używane obecnie w obrocie przez inne podmioty dla podobnych usług.

Istotnym jest, że ani Urząd Patentowy RP, ani też Urząd ds. Własności Intelektualnej Unii Europejskiej (EUIPO) nie badają same z urzędu podobieństwa znaku do znaków wcześniejszych. Zgłoszenie może zostać zakwestionowane w drodze sprzeciwu uprawnionego z wcześniejszego znaku lub podmiotu posługującego się podobną nazwą jako firmą przedsiębiorstwa.

Podobieństwo badane jest wtedy przez Urząd według pewnych reguł. Musi wystąpić tzw. ryzyko wprowadzenia w błąd klientów, będące wynikową podobieństwa znaków i usług, przy czym przy identyczności towarów i usług mniej rygorystycznie ocenianie jest podobieństwo znaków.

Istotnym jest, że podstawą sprzeciwu nie musi być zarejestrowany znak wcześniejszy. Podstawą sprzeciwu może być także naruszenie praw majątkowych i osobistych, czyli np. firmy przedsiębiorcy. Nie jest możliwe sprawdzenie wszystkich oznaczeń używanych na terenie Unii Europejskiej, które nie są w oficjalnych bazach, niemniej jednak przeprowadzenie badania już w oparciu o zgłoszone znaki towarowe znacznie eliminuje ryzyko.

Urząd ocenia, jednakże "z urzędu" względne przesłanki braku zdolności rejestracyjnej znaku, takie jak brak zdolności odróżniającej znaku dla towarów/usług, które mają być takim znakiem oznaczane.

Istotnym jest, że o ile bezwzględne przesłanki odmowy ocenić jest dość łatwo, to przy tych względnych należy mieć odpowiednią wiedzę i doświadczenie związane z oceną podobieństwa oznaczeń przez pryzmat nie tylko przepisów, ale przede wszystkim orzecznictwa i wypracowanych w nim reguł. Nie jest przy tym ważne czy według zgłaszającego znaki są podobne, ale to jak oceni to podobieństwo Urząd czy też Sąd. Jest to o tyle ważne, że kolizyjne są nie tylko znaki identyczne, ale w większości podobne. Ponadto dokonując całościowej oceny w zakresie podobieństwo ocenić należy nie tylko znaki, ale również - w pierwszej kolejności towary i usługi, dla których znaki są zgłoszone/zarejestrowane.

Co zrobić w momencie znalezienia podobnych znaków?

Istotne jest wskazanie przez profesjonalistę potencjalnych zagrożeń, w tym odnalezionych znaków potencjalnie kolizyjnych oraz wskazanie możliwości działania, w tym wskazanie, kiedy odradza się rejestrację znaku z uwagi na ryzyku odmowy udzielenia prawa ochronnego i potencjalnego naruszenia prawa innego podmiotu.

Warto zatem przeprowadzić badanie przed poniesieniem nakładów na nową markę, bowiem w przypadku wyboru oznaczenia, które narusza cudze prawa, ryzykuje się tym, że konkurent:

  •  może na etapie zgłoszenia złożyć sprzeciw i w rezultacie doprowadzić do odmowy udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy;
  •  może w przeciągu 5 lat od rejestracji znaku wnieść o jego unieważnienie;
  •  może złożyć do sądu pozew o naruszenie.

A wszystkie te działania będą generowały dodatkowe koszty.

Przykład z historii klienta

W ostatnim czasie zgłosił się do mnie klient, który od kilku lat używa swojego znaku, ale dopiero niedawno postanowił go zgłosić do Urzędu Patentowego. Jakież było jego zdziwienie jak dostał od podmiotu ze Szwajcarii wezwanie do ograniczenia wykazu towarów i zaniechaniu używania znaku dla części towarów i usług. Znak Klienta zawierał w sobie w całości znak mający ochronę między innymi w całej Unii Europejskiej, a więc również mogący stanowić podstawę odmowy udzielenia prawa w Polsce. Klient zdziwiony, że przecież używa znaku tylko w Polsce, że uprawniony z wcześniejszego prawa nie jest obecny w Polsce i że ogólnie mówiąc „to wszystko bez sensu”.

W tej sprawie udało się wynegocjować tzw. umowę o koegzystencji znaków na rynku i ograniczyć negatywne konsekwencje naruszenia cudzych praw, ale nie zawsze tak to się kończy. Gdyby zostało wcześniej przeprowadzone profesjonalnie badanie z całą pewnością przeciwstawiony znak zostałby ujawniony i można by było zgłosić go w takiej formie i dla takich towarów, aby zminimalizować ryzyko kolizji.

To jest tylko jeden z przykładów pokazujących, że warto zawczasu podjąć odpowiednie kroki. 

 

Autorem artykułu jest Aleksandra Zaliwska, Radca Prawny, Partner KZ Legal (Krzemień Zaliwska Adwokaci i Radcowie Prawni SP.P.)

  • Autor:
  • Kancelaria KZ Legal

Materiały powiązane

Prawo Dlaczego i kiedy przeprowadzić badanie zdolności rejestrowej znaku towarowego?
Dlaczego i kiedy przeprowadzić badanie zdolności rejestrowej znaku towarowego?
09.07.2021
Prawo Spółki komandytowe oraz pułapki które na nie czekają
Spółki komandytowe oraz pułapki które na nie czekają
23.04.2021
Poprzedni
HR po ludzku - Pracodawca "płaci pod stołem" - co za to grozi?
HR po ludzku - Pracodawca "płaci pod stołem" - co za to grozi?
Następny
Za 6% eksportu produktów rolnych do UE odpowiada Polska
Za 6% eksportu produktów rolnych do UE odpowiada Polska

Newsletter

Kalendarium

  • Konferencja I love marketing 21.09.2021
  • Praktyczne aspekty wynagradzania pracowników pomocy społecznej 23.09.2021
  • BEAS 2021: Premiera Raportu "Potencjał inwestycyjny Katowic" 23.09.2021 Katowice
Zobacz inne

Oferty Pracy

  • Starszy Księgowy / Starsza Księgowa - Warszawa MDDP Outsourcing Warszawa
  • Młodszy Księgowy / Młodsza Księgowa - Warszawa MDDP Outsourcing Warszawa
  • Starszy Księgowy / Starsza Księgowa - Katowice MDDP Outsourcing Katowice
  • Księgowy / Księgowa - Katowice MDDP Outsourcing Katowice
  • Młodszy Księgowy / Młodsza Księgowa - Katowice MDDP Outsourcing Katowice
Zobacz inne
  • MDDP Outsourcing Outsourcing księgowości, kadr i płac
Zobacz inne

Eksperci

Michał Bielawski
Michał Bielawski
zobacz innych

Bibliografia Outsourcingu

Mamy już 50114
pozycji w bazie

Outsourcing&More

Newsroom

  • Spotkania integracyjne na urlopie? Spotkania integracyjne na urlopie? 17.09.2021
  • Weekend w Poznaniu 17-19.09.2021 Weekend w Poznaniu 17-19.09.2021 17.09.2021
  • Kolejna edycja akcji „Do nasadzenia”, czyli zielony dywan dla przyszłych pokoleń Kolejna edycja akcji „Do nasadzenia”, czyli zielony dywan dla przyszłych pokoleń 17.09.2021
  • Pierwsze symptomy ożywienia na wrocławskim rynku biurowym po drugim kwartale 2021 r. - raport Pierwsze symptomy ożywienia na wrocławskim rynku biurowym po drugim kwartale 2021 r. - raport 16.09.2021
  • Przerwa w pracy - co warto na ten temat wiedzieć Przerwa w pracy - co warto na ten temat wiedzieć 16.09.2021
Zobacz inne

Książki

Technologia w e-commerce. Teoria i praktyka. Poradnik menedżera
Technologia w e-commerce. Teoria i praktyka. Poradnik menedżera Onepress
Zobacz inne

Blogi

  • Śródpandemiczna mała stabilizacja
    Śródpandemiczna mała stabilizacja Karina Kreja
  • Zmiany w przepisach o rachunkowości
    Zmiany w przepisach o rachunkowości Grant Thornton
  • Mobilni menadżerowie
    Mobilni menadżerowie Karina Kreja
  • 6. punktów etykiety spotkań hybrydowych
    6. punktów etykiety spotkań hybrydowych Wojciech Krupa
  • Sprzedaż to zbiór procesów. Niektóre z nich warto zrobotyzować.
    Sprzedaż to zbiór procesów. Niektóre z nich warto zrobotyzować. Digital Teammates S.A.
Zobacz inne
  • Waldek Olbryk
    Waldek Olbryk
  • Wiktor Doktór
    Wiktor Doktór Ekspert branży outsourcingowej
  • Dymitr Doktór
    Dymitr Doktór Ekspert w dziedzinie marketingu, wizjoner, pasjonat rozwiązań outsourcingowych oraz optymalizacji. Redaktor Naczelny magazynu Outsourcing&More.
  • Joanna Borowik
    Joanna Borowik Rzeczoznawca majątkowy i doradca rynku nieruchomości
  • Piotr  Rutkowski
    Piotr Rutkowski Ekspert ds. outsourcingu
Zobacz inne

Baza Firm

Tetris Poland Sp. z o. o.
Tetris Poland Sp. z o. o.
Zobacz inne